Статья из ПЛ № 11

ИЗОБРЕТЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ: ВОПРОС РЕШЕН

       В.Ю.Джермакян – советник юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, JermakyanV@Gorodissky.ru), считает, что в проекте федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» много значимых изменений и дополнений, но поскольку автор уже излагал свое мнение [1] в отношении многих из них, в данной статье он выделяет только три позиции.
       Ключевые слова: изобретение на применение, техническое решение, формула изобретения.

       INVENTION FOR APPLICATION: ISSUE IS SOLVED
       V.Yu.Jermakyan, adviser of the legal firm «Gorodissky and рartners» (Moscow, JermakyanV@Gorodissky.ru) considers that a draft of the federal law «On аmendments to рart I, II, III and IY of the Civil сode of the Russian Federation» consists of many significant amendments and additions. Bearing in mind that the author has already stated his opinion [1] concerning many of them, in this article he underlines only three entries.
       Key words: invention for application, technical solution, claims.

       Можно сказать, что поставлена жирная точка в спорах [2–7] о том, что такое изобретение на применение в российском патентном праве, является ли оно одним из самостоятельных объектов изобретения, и каков объем прав и сфера правонарушения по патенту, формула изобретения которого сформулирована по форме «применение продукта А по назначению Б».
       П. 1 ст. 1350 проекта закона изложен следующим образом: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».
       Эта норма совершенно ясно и однозначно указывает, что применение не является неким особым объектом изобретения, отличным от продукта или способа, а является техническим решением, относящимся к объектам изобретения, представляющим собой продукт или способ с определенным назначением. Но законодатель не остановился на этом и снял дискуссионный вопрос об установлении использования изобретения, формула изобретения которого охарактеризована как применение продукта по определенному назначению.
       В п. 2 ст. 1358 добавлен подпункт (4), согласно которому использованием изобретения на применение считается «совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в форме применения по определенному назначению».
       Напомним содержание подпункта 1 п. 2 ст. 1358, который определяет использование изобретений, относящихся к продуктам: «Использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец».
       Суды именно так признавали факт правонарушения патентов с формулой изобретения на такое применение. В частности, десятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 28 сентября 2010 г. по делу № А41-31159/09 запретил ответчику использовать принадлежащий истцу патент РФ № 2168993 при производстве и любом другом введении в хозяйственный оборот лекарственного препарата с целью продажи для получения прибыли (дохода).
       Формула изобретения по патенту РФ № 2168993 изложена следующим образом: «1. Применение 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцината для парентеральных инъекций в качестве антиангинального средства при лечении нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда.
       2. Способ лечения ишемической болезни сердца, нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда, включающий традиционную терапию пролонгированными нитратами, антагонистами кальция, бета-адреноблокаторами, отличающийся тем, что в указанную терапию включен 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат путем парентеральных инъекций 2–3 раза в сутки в разовой дозе 0,1–0,2 г через каждые 8–12 ч. в течение 4–12 дней».
       Независимо от последующей судьбы данного патента¹, выводы суда о признании противоправного использования изобретения на применение в продукте ответчика во время действия патента остались неизменными.
       ¹ Был аннулирован Роспатентом при рассмотрении в Палате по патентным спорам 15 октября 2010 г.
       Будем надеяться, что вторая жирная точка поставлена в вопросе правомерности использования изобретения или полезной модели под «прикрытием» своего патента. На данную тему также были критические публикации [8–11]. Ст. 1358 проекта закона в данной части полностью переработана, и новый п. 4 включает нормы, регулирующие «зависимое» использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
       «Изобретение, полезная модель или промышленный образец, при использовании которых используются охраняемые патентом и имеющие более ранний приоритет другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец, соответственно, являются зависимыми.
       Зависимым, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения запатентованного и имеющего более ранний приоритет продукта по определенному назначению.
       Зависимыми также являются изобретение или полезная модель, формула которых отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением, характеризующим использование продукта или способа.
       Зависимые изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми».
       Можно надеяться, что искаженное правоприменение, инициированное п. 9 известного Информационного письма № 122 от 13 декабря 2007 г. президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации² будет остановлено. Будем также надеяться, что вводимые нормы возымеют действие в отношении патентов независимо от их приоритета и когда они получены: до введения в действие измененной редакции закона или после. Тем не менее практика покажет, как суды будут толковать нововведения о зависимом использовании в совокупности с позицией президиума ВАС РФ, изложенной в названном информационном письме. Даже, казалось бы, очевидные нормы можно извратить в правоприменении так, что наличие своего патента вновь будет править бал, но уже в другой плоскости.
       ² Патентный поверенный. 2008. № 2. С. 47.
       И обратим внимание на вносимое уточнение ст. 1398 «Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Вводится норма, согласно которой «патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта».
       О необходимости введения такой нормы говорилось давно [11], и судебная практика показала ее насущность. Она позволит оспорить как действующий, так и недействующий патенты, но последнее разрешено только заинтересованным лицам, а не любым, как это допускается при оспаривании действующего патента. К заинтересованным в первую очередь могут быть отнесены лица, которым патентообладателем в пределах исковой давности предъявлены претензии о нарушении формально прекратившего действие патента, но за период, когда патент еще действовал. Такие случаи известны из судебной практики, особенно с использованием патентов на полезные модели, действие которых патентообладатель прекращал досрочно, но после этого предъявлял претензии к третьим лицам за период, когда патент действовал.

Список литературы

       1. Джермакян В.Ю. Изменения, предлагаемые для внесения в главу 72 «Патентное право» ГК РФ//Патенты и лицензии. 2011. № 2.
       2. Джермакян В.Ю. Что охраняет формула на применение продукта?//Патентный поверенный. 2005. № 6.
       3. Джермакян В.Ю. Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против//Патенты и лицензии. 2007. № 12.
       4. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления) М.: ИНИЦ «Патент», 2009.
       5. Джермакян В.Ю. Изобретения, административный регламент и Гражданский кодекс//Патенты и лицензии. 2009. № 8.
       6. Джермакян В.Ю. Применению в России быть, но под чьим флагом?//Патенты и лицензии, 2009. № 10.
       7. Джермакян В.Ю. Формула на применение в Роспатенте и ЕАПВ//Тезисы докладов очередной научно-практической конференции «Практика правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия административных регламентов». М.: Роспатент, 2009. 8–9 октября.
       8. Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ?//Патенты и лицензии. 2008. № 9.
       9. Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам//Хозяйство и право, 2009. № 3.
       10.Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой//Патентный поверенный, 2010. № 2–3.
       11. Джермакян В.Ю. О столкновении патентов, или «Кто кого обует»//Патенты и лицензии, 2010. № 9.
       12. Джермакян В.Ю. Можно ли «убить» патент после его «суицида»?//Патентный поверенный, 2009. № 1.